美国专利保护与服务

有意在美国取得专利保护的中国企业，需要注意中美两国对优先权认定的差异，才能获得预期的保护效果。我们必须了解美国专利法对优先权的认定，并调整申请策略，这才是真正的应对之策。优先权是专利申请程序中

重要的一环，这主要是因为它可以限制专利审查员对专利申请的检索时间范围。也就是说，有了优先权就能将有效的专利申请日期提前，这样就会增加获得专利授权的机会。 中美优先权的差异

巴黎公约（Paris Convention）规定的优先权是1年。这意味着所有中国的专利申请案件，在申请后1年之内，均可以在美国申请专利保护，并且享有在中国的专利申请日期。然而，依照专利合作条约（PCT，Patent Cooperation Treaty），优先权则可以长达32个月之久，也就是说所有在中国申请的专利申请案件，在PCT的时段内可以在美国申请，并且享有在中国的专利申请日期。为此，目前中国的企业多希望用PCT来保障自己专利的优先权。

的确，PCT对优先权的认定与操作，有类似中国专利法的地方。依照PCT的规定，申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。我们常常可以看到一个PCT申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请案序号。也因此，使得许多中国发明人和专业人士产生了一个误解，以为这就是全世界通用的优先权制度了。其实不然，在中国专利法中，对优先权是这样处理的：在一个专利申请案提交之后， 申请人可以再补充说明书中不足的部分， 只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求， 将不享有初始提交日期的优先权。因此从国外到中国的专利申请案，其优先权费用是以每个权利要求来计算和收费的。根据补充说明书部分的技术元素所撰写的权利要求因为不享有优先权， 自然也就无需交费了。

值得注意的是，美国专利法对优先权的认定与此不同。美国优先权不针对每一项权利要求， 而是针对整个申请案的认定。首先， 美国专利的申请费， 并不收取优先权费，这一差异或许使得许多中国的专利代理人反而忽视了中美两国在优先权认定方面的巨大差异。在美国专利申请提交时， 声明(Declaration)中如果注明要求优先权，并且提交优先权证明， 那么整个申请案就享有优先权。也就是说，美国的专利审查员在检索时，对所有的权利要求都以具有优先权的方式处理。表面上看，这好像对中国企业有利，因为有些不应享有优先权的权利要求，也因此享有了优先权，从而大大提高了授权的可能性。其实不然，因为 这些不应具有优先权的权利要求， 已经为专利的有效性埋下了隐忧。更糟糕的是，申请人有可能在申请PCT之后，继续补充和修改说明书，并以最后修改的版本为准在美国提出申请案。

所以，有意在美国取得专利保护的中国企业，需要注意中美两国对优先权认定的差异，才能获得预期的保护效果。比较好的策略是，在中国提交申请后， 不再补充说明书中不足的部分，等到在美国提交之后， 再将原先想要补充的部分加上原申请案的说明书，另外以 “部分连续申请案” (Continuation In Part) 的方式再提出一个申请案。如果母案是根据巴黎公约取得优先权，那么这个部分连续申请案就享有和母案同样的申请日期，也就是在美国第一次提出申请的日期再往前推至国外的优先权日，通常也就是在中国的初始提交日期。如果母案是根据PCT取得优先权，这个部分连续申请案在母案仍然待审的条件下就享有和母案同样的申请日期，也就是在美国第一次提出申请的日期。

这样一来，也就明确指出了申请案中哪一部分享有中国的有效申请日期，哪一部分仅仅享有在美国的优先日期。此外，尤其重要的是，必须把两个具有不同有效申请日期的说明书明确区别开来，再供美国律师撰写权利要求。这样， 才能确保权利要求的有效性。否则， 美国律师以为所有的说明书内容都具有同样的有效申请日期， 撰写权利要求时，有可能一个权利要求包含了具有不同有效日期的多个技术元素，这将导致日后权利要求的无效。

或许，有人会侥幸地认为，既然PCT的优先权文件中的说明书，与在中国已申请的说明书是一致的， 那么有效申请日期的确认应该是毋庸置疑的，无需担心以后的专利有效性。这种看法或许有一定的道理，但必须指出，美国的专利律师多半对美国以外的专利法不甚了解，在规模较大的律师事务所，PCT申请案是由特定的部门处理的，大多数的律师不接触PCT申请案。我也是在北京执业后，因为有发明人希望以一份在PCT申请过后又加以修改的说明书在美国提出申请，才注意到两国对优先权认定的差异。再者，PCT虽然承认一个或数个申请案的优先权，但是，对优先权的认定仍然以不和巴黎公约及每一个授权国家的专利法冲突为前提的。这个在PCT Article 8 Claiming Priority 中有明确的规定，如果权利要求中出现新事项（New Matter），后果自负。

归根结底，优先权的目的是紧缩审查员的检索时间范围，排除可用的对比文件，以取得专利授权。可是，如果有一个很好的对比文件，仅仅是因为对有效申请日期的不正确认定而在早期审查时被排除，以我对美国专利侵权诉讼的了解， 中美专利制度对优先权认定的差异必将在诉讼过程中暴露出来，如此一来，被排除的对比文件也终将浮现台面，侵权诉讼专利中的各项权利要求的有效性势必被置于显微镜下， 接受极其严格的审视。这正是为什么一个尽责的专利律师会让好的对比文件尽早浮出台面的原因。为什么越早越好呢？这样可以降低专利所有权人的成本。因为在实审期间，可以以修改权利要求来回避好的对比文件，比较在侵权诉讼中的花费要低廉多了。其次，想掩埋一个好的对比文件，是自欺欺人，其实并不现实。好的对比文件的浮现只是时间早晚而已。所以，我们必须了解美国专利法对优先权的认定，并调整申请策略，这才是真正的应对之策。

其实中国的企业多半无需通过PCT来延长对优先权的权利。因为以巴黎公约一年的优先权时效，足够在世界上的主要市场提交专利申请了。如果专利说明书中有需要增加补充的部分，也可以以连续申请案的方式来处理。这样，既可以节省大量的PCT申请费用，同时也可以避免因为在优先权认定上的差异所引起的对专利有效性的不确定感。最重要的是，PCT并不是中国专利走向国际的必经之道，也不是什么国际专利，仅仅是延长了优先权的保护时效而已。如果一个企业的营销不及全世界，或是不打算在世界各个国家寻求专利保护，而只需在少数几个主要市场，例如美国、日本及欧盟等国家取得保护，那么一年的时间就应该足够了。

优先权的认定只是中美专利制度差异中的一项而已。两国制度体系中有许多不同点有待专业人士的努力来发掘并提出整合策略，以保障中国企业在美国市场的利益。

在中国积极努力与国际接轨的今天，一般人乃至知识产权的专业人士大概都很难理解，为什么美国专利制度却尽量地不和国际接轨。这个问题牵涉到美国市场的开放和对高新技术保护的一些独特性。在经济全球化的趋势下，没有国家能够固步自封或是以闭关锁国的方式来保护本国工业，更是无法独立于国际社会之外。在积极地参与国际组织并签署国际条约的前提下，美国明智地以独特的专利制度来保障其国内的市场和高新科技的领先地位。所以说，我们必须多了解美国专利制度的独特性，并且以有效的策略来弥补其间的差异，这是中国企业在美国取得专利保护、进取美国市场的第一步，当然也是首当其冲，必须做到的一步。

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关于美国商标

美国的第一部专利法虽然沿用了英国1624年《垄断法规》，但美国《商标法》却完全是在自己的判例法基础上发展起来的。美国于1870年颁布第一部联邦《商标法》。从1905年开始，美国把注册商标与虽未注册但其使用超出了一州地域的商标，都纳入了联邦《商标法》调节的范围。美国现行商标法是1948年颁布的《兰哈姆法》，载于《美国法典》第15编．这部法律1982年10月作最后一次修订。

一、美国商标制度的一般特征

美国各州都有商标立法权，有商标的“州级注册权”，并设有州级注册机关。在美国，商标权的地域性特点不仅反映在国与国之间，而且还反映在州与州之间。但各州商标局均无权接受外国人的商标注册申请，即使外国人在美国从事贸易活动的范围仅以一个州为限，要想获得商标注册也只能向联邦专利商标局申请。

美国商标法中包含制裁不公平竞争活动的规定。如《兰哈姆法》规定，任何人伪称商品产区或说明，不论用文字或符号标示，不论是粘附于商品、商品容器上或用作服务标志，以从事商业经营者：以及明知商品产区或说明属于虚假，仍然从事承运、商业经营或转手他人承运或经营者，均应对下列民事诉讼承担责任；由在被冒称为原产地的地区从事商业经营的大提起的诉讼，或由那些认为此种虚假说明或描述会损害其利益的人提起的诉讼。

美国联邦专利商标局的注册簿分为“主簿”与“副簿”两部分，这与英国及一些英联邦国家的商标注册簿分为A、B两部分很相似。商标法规定有5种标记不准注册：

(1)不道德的或违反“公共秩序”的标记，

(2)与国际公约及美国法律所禁用的一些国旗、国徽、国际组织标志相同或相似的标记；

(3)未经本人同意而使用在世人姓名或肖像的标记：

(4)可能在市场上引起混淆的标记：

(5)说明性的标记或该说明与商品内容不符的标记，包括地名与产地不同的地名标记、美国常用的姓。

前四种标记是须绝对排斥在注册簿之外的：对第五种标记，如果经审查认为它具有将一企业的产品与其他企业的产品相区别的功能，则可以批准在“副簿”注册。在副簿注册的商标，如果经一定时期使用证明它完全具备注册商标条件，则有可能上升到主簿中去。因此，“副簿”相当于“准注册簿”。

美国商标权管理

美国商标法规定，获得注册的商标必须在商标图案上加“注册商标”字样或?标记。商标所有人对于商标局不批准注册的决定不服，或利害关系人对商标所有权有争议，可以按照民事诉讼法向联邦区法院起诉或向“巡回上诉法院”起诉，也可以按《商标法实施条例》专利商标局的“商标审定及申诉委员会”申诉，而后向“关税与专利上诉法院”上诉。在权利冲突诉讼中，如果当事人的任何一方选择了按民事诉讼法起诉的程序，另一方就不得再按《商标法实施条例》的程序起诉或应诉了，也就是说，民事诉讼法的程序是优先的。

《兰哈姆法》规定，服务标志、集体标志和证明商标在法律上受保护的地位与商品商标相同。美国是第一个在成文法中把服务标志与商品商标等同对待的国家。美国商标法对商标有使用要求,即不使用则失去商标权。“使用”的含义不限于在经销的产品上使用，它包括在与商品有关的标签上、与商品有关的展览、陈列或广告中使用。要求申请人在商标注册申请案中写明“首次使用”日期，以及“首次在贸易活动中使用”的日期。已注册的商标要维持注册有效，也必须使用。商标注册人每隔5年要向专利商标局提交—份“使用誓词”，保证自己—直在使用该商标(这并不是说注册入要保证一天都不间断地使用它)。除了注册后的第一个5年之外．在以后任何一个5年中，只要未曾连续两年不在贸易活动中使用该注册商标，就视为符合“使用要求”。

《兰哈姆法》规定，如果商标注册人权利受到侵害．而且在按该法的民事起诉中侵权事实成立，原告有权向被告要求下列赔偿：

(1)被告人从侵权中获得的利润，

(2)原告所受一切损失：

(3)诉讼费用。

法院应对索赔的利润和损失进行估算或按其指示进行估算。估算利润时要求原告对被告的销售提供证明，估算损失时，要求被告对各项成本或折扣提供证明。对估算的损失，法院可根据案情，做出高于实际损失的裁决，但不得超过3倍。当法院发觉根据利润的数字不足或超出实际数字，可根据案情，对不足或超出部分做出适当裁定。凡依据《兰哈姆法》提出的侵权诉讼，不论涉及的金额高低，均不能由州法院受理，而要由联邦法院受理。在权利冲突的诉讼中，已在联邦商标局“主簿”中注册的商标的地位优于未在该簿注册的商标，在一般情况下法院均判定在“主簿”的注册人为商标权的当然所有人。

美国商标法承认具有次要意义的商标有效。“次要意义”指的是一个地名或说明性的词汇，在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后，所产生的除其原始意义之外的新含义。用户看到这种产生了次要意义的词，就会自然把它和某商品联系起来，于是它作为商标就具有了识别性。原获准在“副簿”注册的标记，如果产生了“次要意义”，则能够上升到“主簿”中。这是“地名及说明性词汇不能注册”原则的一个例外。

在“主簿”注册的商标，即使仅仅在一州或数州地域内使用，也享有在全国地域内的专有权。如果注册人同时又是第一个在贸易活动使用商标的人，他就有权在全国范围排斥其他任何人使用相同或相似的商标，如果在注册人之外还另有在贸易活动中先使用了相同或相似的商标的人即第一个使用人，注册人就有权把第一个使用人的使用范围限制在其原使用地域而不准扩大，同时有权排斥其他人使用。在“主簿”注册之后，商标在5年内从未间断使用，也未受到争议或争议不能成立，则商标权被视为永久确立，该商标成为“无争议商标”。在“主簿”上注册的商标权人有权制止其他人的带有相同或相似标记的商品进口。

如果商标在任何注册簿(不论主、副)中注册后，商标权人连续两年无正当理由不使用该商标，就视为初步放弃商标权；由于注册人经营中的疏忽或错误而使商标失去作为原产地标志的作用，也视为商标放弃。商标注册的有效期为20年，续展期也是20年，可以无限续展。

商标权可以转让或许可他人使用。商标转让必须连同企业本身或企业信誉，而不能单独转让。同时，美国的判例法还规定，如果企业倒闭或结业，其经营信誉即不复存在，企业的有形财产可以转移给第三方，但商标权不能转让，即使转让了也视为无效。凡在联邦注册的商标，转让时都必须在联邦专利商标局登记，否则转让无效。

美国《国内税法》把商标转让及许可证收入的所得税作为“长期资本利得税”对待，但如果许可人有权通过控制被许可人的产品质量而控制后者的生产经营活动，则许可证或特许证的使用费的税收就不能作为资本利得税对待。

美国涉外商标权管理

《兰哈姆法》规定，美国所参加的有商标保护内容的国际公约的成员国国民，或与美国订有双边商标注册协议的国家的国民，如果在其本国已经申请了商标注册，则在半年之内享有在美国就同一商标注册的优先权。外国人在美国申请商标注册可以其在本国申请或获得注册的证件副本为依据，也可以其在美国已经在贸易活动中使用该商标的事实为依据。如果商标在其本国已获得商标注册，则同一商标在美国的注册申请一般不会被拒绝：如果尚未在本国注册，但在该国与美国之间的贸易活动中已经使用了该商标，那也符合美国“靠使用获专有权”的原则，可能被批准注册。

美国参加了《巴黎公约》，是其成员国，可以为其他成员国国民提供国民待遇保护，但它至今尚未参加任何保护商标权的专门的国际条约和协定。 在商标注册所使用的商品及服务项目的分类上，美国采用《尼斯协定》中的国际分类。

AICC向用户提供集成化的美国商标保护服务. 这些服务都以保护用户的商标利益为其宗旨，这种保护从处理商标注册申请即开始并跟踪其全过程，当完成商标注册后，还要进行保护以阻止第三方注册与用户相近似的商标的企图。这包括了完善的监控服务和经验丰富的律师，所有律师均擅长通过商标局及司法机构履行保卫服务。

与注册有关的保护

复审

美国专利局和商标局可能会基于某些原因而决定用户提交的商标注册申请不能获得注册，这些原因包括与其它商标的近似，商标名称太普通，或在国外已有相同的驰名商标等等.复审包括向商标局出具一份法律文件，尝试使其改变决定并处理商标注册申请。

对第三方异议的保护

当商标局批准可以受理注册申请，会将此情况出版在官方公告上，使有兴趣的第三方可以提交对注册申请的异议或意见。如果他们有任何异议，可在指定期限内提交。异议保护包括提交一份关于注册申请的异议答辩书，以保证用户可被授予商标。
与第三方注册有关的保护

对某商标注册申请的第三方异议

AICC将监控由第三方提交和出版的可能对客户不利的商标注册申请(客户已注册或正在注册同样的商标)。对商标注册申请的第三方异议包括向商标局提交一份异议理由书，以阐明第三方商标申请不应获准注册的理由。

申诉

美国商标局对以上所述的裁定均可提出申诉,并可被认为自己受到法规影响的团体所利用。AICC可以提供此项服务,无论是作为上诉人还是被上诉人。
申请注册美国商标的法律服务：

美国国际商会（AICC）律师团可提供任何使用户申请美国商标和保护其美国商标的法律服务，申请手续均由美国专利商标局注册律师提供。 请您联系我们以获得关于这些服务的详细说明。

有关美国注册商标及相关服务，请联系美国国际商会

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